科技君小讲堂 | 成果转化中签订技术合同要注意什么?技术合同认定登记政策导读

科技成果转化一般是通过签订技术合同实施的,即科技成果持有人先将科技成果转移到承接方,再由承接方实施转化。

在科技成果转化中,签订技术合同需要注意以下基本问题:一是合同标的;二是合同的当事人;三是合同类型;四是合同的权利义务,包括支付条款等。

作者介绍:吴寿仁,博士,教授级高工。具备科技成果转化、企业孵化、科技政策法规等方面的丰富经验,著有《科技成果转化操作实务》《上海高新技术成果转化案例》等著作。

三、技术合同认定登记政策导读

根据《技术合同认定登记管理办法》(国科发政字〔2000〕063号)规定,科技成果转化中的技术合同登记应把握好以下几点。

1.技术合同认定登记是享受政策、兑现奖酬金的前提

《技术合同认定登记管理办法》第五条规定,法人和其他组织按照国家有关规定,根据所订立的技术合同,从技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务的净收入中提取一定比例作为奖励和报酬,给予职务技术成果完成人和为成果转化做出重要贡献人员的,应当申请对相关的技术合同进行认定登记,并依照有关规定提取奖金和报酬。该办法第六条规定,未申请认定登记和未予登记的技术合同,不得享受国家有关政策。该办法第七条规定,经认定登记的技术合同,当事人可以持认定登记证明,向主管税务机关提出申请,经审核批准后,享受国家规定的税收优惠政策。

2.由技术提供方申请技术合同认定登记

《技术合同认定登记管理办法》第八条规定,技术开发合同的研究开发人、技术转让合同的让与人、技术咨询和技术服务合同的受托人,以及技术培训合同的培训人、技术中介合同的中介人,应当在合同成立后向所在地区的技术合同登记机构提出认定登记申请。

3.申请技术合同登记的注意事项

根据《技术合同认定登记管理办法》规定,应注意以下事项:

一是合同文本可以采用由科学技术部监制的技术合同示范文本,也可采用其他书面合同文本,但必须符合《合同法》的有关规定;

二是合同内容应当完整,有关附件齐全;

三是使用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等规范名称,完整准确地表达合同内容;

四是在合同中明确相互权利与义务关系,如实反映技术交易的实际情况,不得在合同文本中作虚假表示。

根据《促进科技成果转化法》及相关文件规定,技术合同认定登记涉及科技成果转化奖励和报酬金的提取,且所提取的奖酬金不受工资总额限制,不纳入工资总额基数,可以享受有关个人所得税、企业所得税的减免,政策的含金量非常高,是否属于技术合同,属于哪一种类型技术合同,直接影响到政策适用问题,因此当事人签订技术合同、申请技术合同认定登记,技术合同登记机构办理技术合同认定登记是一项非常严肃的工作,必须严格按照《技术合同认定规则》和《技术合同认定登记管理办法》执行,来不得半点差错。一旦发现有差错,有关责任人就有可能被追究失职或渎职责任。

四、案例解析

※ 案例1 ※

某研究所A与其他两个单位B、C就某项生物合成技术及其制备方法取得了发明专利授权,其中A和B分别是该成果的共同完成单位,各持有30%的份额,C是该项目的出资单位,持有40%的份额。几年前,某企业曾出价60万元拟购买该专利,C提出出价100万元,因双方出价的差距较大,没有成交。

后来由于这种类型的生物合成方法没有人使用,该成果也就无人问津了。该项专利自2007年申请至2018年时已经11年了,专利维持费不断增加,且费用不低。科研人员在该专利的基础上进行了进一步的研究,拟提出新的专利申请。目前面临两难选择,如果继续缴纳专利年费,这笔支出不少,该课题组无力承担;如果不缴纳专利年费,即放弃该专利,则新的专利申请就没有价值。在这一关键时间节点上,经过该项目完成人的不懈努力,终于找到一家企业D对该专利有一些兴趣。

经过反复沟通与协商,企业D只愿意使用该专利2年并承担这一期间的专利维持费。如果通过试用,能够产生经济效益,将购买该专利。但是,B和C同意这样做吗?经过多次协调,B和C不置可否。

案例解析

1.为什么当时有企业出价60万元而不转让?

当初交易没有成交,表面上看是价格没谈拢,实际上是专利权人有误判的可能,笔者认为有以下三个方面的原因:

(1)单位C高估了该专利的价值。科技成果的价值取决于它预期能创造的价值。企业出了价,却不再还价,表明该企业当时认为它就值60万元,不值100万元,因此不愿意再提高出价。而单位C预期较高,认为该专利应值100万元,不肯将卖价降下来。

(2)对科技成果转化的特殊性认识不足。科技成果转化不只是科技活动,更是经济活动,是特定的商业活动。商业活动就存在商机问题。商机一旦出现,就必须牢牢抓住,不能让它错失。一旦错失了,就有可能永远失去了。该专利的交易也是如此。

(3)科技成果专用性强。尽管科技成果有商业价值,是一种商品,但它不是普通的商品,它的专用性、特定性比较强,只有对该成果领域有足够认识的专业机构或专业人员才能识别出它的商业价值。一旦错过了,再找到“识货”的人,就不那么容易了。

总之,企业是科技成果转化的主体,应充分尊重并发挥好企业的主体作用,不能简单地以你情我愿来理解技术交易中的讨价还价,也不能简单地认为这就是市场机制。市场机制的核心要义是尊重市场规律以促成科技成果交易。反之,双方当事人因价格问题没有谈拢归因为尊重市场规律就不对了。而这恰恰既不符合科技成果转化规律,也不符合市场规律。

2.为什么该专利由三个单位共享?

据了解,该专利是在单位C资助下,由单位A和B共同完成并取得的。在三方签订的科研项目协议中约定,科研项目在执行中应积极申请知识产权,所产生的知识产权由A、B、C三方共有。各方应积极推进该成果的转化及产业化,所产生的利润,A和B各自30%,C占40%。换句话说,对于该专利权,单位A和B各占30%的份额,单位C占40%的份额。这一约定符合《合同法》的相关规定。

3.该专利实施许可必须经三家单位同意吗?

由于该专利权是由A、B、C三方按份共有,A、B、C都是专利权人,任何一方均不可以单独作出转让或许可的决定。或者说,A、B、C任何一方均不可以与企业D签订专利权实施许可协议。该份专利实施许可合同应由A、B、C三方都签字同意才能成立。在专利许可协议中,A、B、C作为专利权人,共同作为协议的乙方。

4.为什么该专利实施许可如此复杂?

在本例中,A、B、C三方都有自己的科技成果转化规定,在许可企业D使用该专利时,都需要按照本单位规定的科技成果转化流程走程序,即由本单位的发明人提出,经技术转移部门同意,提交本单位行政会议审议并作出决议。由于各自的规定不尽相同,所要求的流程也不同,因此非常复杂。其中:

单位A规定,可以采取协议定价方式进行定价,只需要技术转移部门提出定价依据,行政会议就可以作出决定。

单位B规定,可采取协议定价方式,但成果完成人必须作出以下承诺:①成果完成人形成统一的意见,并同意对该成果进行转化;②该成果完成人对该成果转化收益的分配方案形成统一意见;③成果完成人承诺与该成果的承接方不存在关联关系。单位B决策过程很复杂,由成果完成人提出申请,经院系同意,报学校技术转移部门,技术转移部门审核同意后,报校长办公会议审议后决定。对于本合同,单位B认为定价太低,担心因此产生决策责任,所以要求进行评估作价。这实际上,就是否决了这份协议。

单位C认为定价太低,与其期望相差太大,也迟迟没有作出决定。

从中可知,一项科技成果涉及权利人越多,转让、许可或作价投资所需协调的工作量越大,耗费的时间越长,因而越不利于转化。

5.企业D为何使用该专利又不愿意付费?

企业D之所以愿意支付少量的费用使用该专利,并不是想投入资金转化该专利,而是拟利用该专利申请项目资助。一旦获得资助,就投入资金实施该专利。如果不能获得资助,损失也不会太大。这是投石问路的做法。企业D以这样的方式使用该专利,自然不愿出较高的价格,只是维持该专利有效而已。也就是说,科技成果的成交价格,主要取决于它的预期价值,而预期价值又与其使用方式有关,不同的使用方式决定了它可能给使用者带来的利益大小。

案例总结

本案例告诉我们,在科研项目立项时,就应该有转化及产业化导向。在设计科研项目的组织机制及申请知识产权时,应当充分考虑其预期成果的转化前景,以及转化的便利性。同时,科技成果及时、有效的转化比将科技成果卖一个较高的价格更重要。试想一下,如果当初该成果以60万元成交给某企业,该成果得到了转化,收回了资金,投入到新的科研,整盘棋就活了,即科研水平得到提升,人才得到培养与成长,学科得到发展,各方面会进入良性循环。

必须指出的是,该项专利的维持费由科研人员从项目经费中支付,并没有由A、B、C三方按照份额承担。如果因没有按时支付专利维持费导致该专利失效,则存在专利权处置失当,三方均有过错。三方只注意到转让、许可等方面的决策责任,却忽视了因疏于管理导致不当放弃专利权的过失。

相关政策链接:技术合同认定登记管理办法